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·특허 출원부터 등록까지, 기나긴 여정.
앞선 선행기술조사와 등록 요건 점검을 통해 자신의 발명이 등록될 수 있다는 확신을 가졌다면, 이제 특허를 출원할 차례이다.
특허청이 요구하는 형식에 따라 출원인, 발명인의 정보 등을 기재한 출원서와 발명의 기술적 내용을 기재한 명세서를 제출하면 특허 출원이 시작된다.
제출된 서류는 우선 방식심사라 하여 형식상의 미비한 점이 없는지 확인하는 과정을 거친다. 서류에 빠진 부분, 잘못 기재된 부분이 있다면 심사관이 통지서를 보내 보정 후 다시 제출하도록 하고, 문제가 없다면 방식심사는 통과된다.
이후 등록이 되도록 하려면 청구료를 내고 심사청구를 해야 한다.
일반적으로 출원과 동시에 신청하는 경우가 대부분이나, 시장 상황 등 여러가지 요소로 미루게 되어도 출원일로부터 3년 이내에는 심사청구를 진행해야 한다.
심사청구를 거쳐 등록이 되었는지 여부와는 관계없이, 출원된 특허는 출원일로부터 1년 6개월 후에 그 내용이 공개된다. 다른 사람이 중복연구, 중복출원하여 생길 수 있는 불이익을 최소화하기 위함이다. 위 기간 전에 등록되면 바로 키프리스에 공개되고, 조기 공개를 선택해 1년 6개월 뒤보다 일찍 공개할 수는 있으나 실익이 없어 권장되지 않는다.
일반적인 절차를 거쳤을 때 특허 1건의 출원부터 등록까지는 1년 6개월에서 2년 정도 소요된다. 그러나 이는 빠른 사업전개가 필요한 스타트업, 벤처, 중소기업 등의 사업체에는 당장의 영업에 특허를 통한 보호를 받지 못하거나, 특허 절차에 발목잡혀 제 때 사업을 전개하지 못하는 등의 불이익이 발생할 수 있는 관계로, 일정한 요건을 만족하는 경우에 추가 청구료를 지불하고 다른 특허보다 우선하여 심사를 해주는 '우선심사청구'제도가 있다.
우선심사 요건에는 출원공개 후 출원인 외의 누군가가 출원된 발명을 이용해 수익활동을 하고 있는 상황이거나, 대통령령으로 지정된 특정 분야, 특정 목적과 관련된 특허거나, '벤처기업' 혹은 '기술혁신형 중소기업'이 출원했거나, 전문기관에 선행기술조사를 의뢰해 그 결과 통지서를 특허청에 전달한 경우 등이 있는데, 다른 요건에 해당되지 않는 특허라도 선행기술 전문기관에 일정 비용을 지불하고 의뢰하면 요건을 만족시킬 수 있기 때문에 1년 이내에 등록을 끝마칠 수 있는 우선심사를 신청하는 쪽이 권장된다.
우선심사든 일반 청구심사든 신청하고 나면 해당 발명이 앞서 설명한 특허 등록요건에 해당되는지 여부를 심사하는 실체심사를 거치게 된다. 바로 등록되는 경우는 10% 남짓이고, 대부분의 경우 거절 통보와 함께 거절 이유가 기재된 '의견제출 통지서'를 받게 된다.
거절 통보와 의견제출 통지서를 받으면 거절 이유에 따라 그것을 반박하는 의견서, 혹은 해당 이유가 해결되도록 명세서의 내용을 보충하거나 수정하는 보정서를 제출한다.
첫 심사든 거절 통보를 한 이후 제출된 의견서나 보정서를 참조한 재심사든 특허 등록요건을 모두 충족한다고 여겨지면 심사관이 등록결정을 하게 되고, 등록 결정서를 받은 출원인이 3개월 이내에 등록료를 지불하고 등록원부에 등재하면 특허 등록이 완료되는데, 이것을 설정등록이라 한다. 설정등록 시에는 최소 3년 치의 특허료/등록료를 납부하도록 되어 있고, 낸 만큼의 기간 이후부터 1년마다 연차료를 납부하면 된다.
등록된 특허는 키프리스에 공고되며 등록 전에 출원공개가 된 적이 있다면 출원공개 당시의 명세서가 포함된 공개특허공보와 통과되어 최종적으로 권리를 인정받은 명세서가 포함된 등록특허공보 양쪽 모두가 공개된다.
그러나 만약 심사관이 의견서, 보정서를 검토한 후에도 등록요건을 만족하지 못했다고 판단해 최종적으로 거절결정을 내린다면, 출원인은 다시 명세서를 보정해 재심사를 청구하거나, 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구할 수 있다. 만약 해당 발명을 반드시 등록해야 하는 상황이라면, 거절결정을 받은 시점에서 특허의 내용을 변경하지 않고 거절결정불복심판을 청구하는 동시에 청구범위를 축소하는 방향으로 수정한 특허를 따로 출원하는 것으로 원하는 범위의 특허를 받을 가능성을 놓치지 않을 수 있다.
·단어, 토씨 하나 빠짐없이 신경써야 하는 청구항
특허가 보호하는 것은 등록된 시점의 명세서가 포함하고 있는 내용의 발명,기술에 한정된다. 이를 청구범위라고 하고, 청구범위를 서술한 하나 이상의 문장을 각각 청구항이라고 한다. 대다수의 사업체들이 청구범위에서 교묘하게 벗어난 형태로 발명을 이용하고자 하기 때문에, 권리를 보호받고 싶다면 출원부터 등록까지 제일 신경써야 하는 부분이 바로 청구항이다.
청구항의 내용이 상세해질수록, 즉 기재된 요소들이 많을수록 해당 청구항의 청구범위는 좁아진다. '우산'보다는 '파란 우산'이 더 좁은 범위이고, '길이 100cm 이하의 파란 우산'이 '파란 우산'보다 훨씬 더 좁은 범위인 것이다. 그러나 그렇다고 하여 청구항에 기재하는 요소를 최소화하여 청구범위를 심하게 넓히면 이미 존재하는 기술과 유사점이 너무 많아져 진보성, 신규성 결여로 등록 거절될 확률이 높다.
때문에 출원인은 어느 정도 넓은 범위를 확보하기 위해 등록에 문제없는 선에서 최소한의 요소를 포함하는 독립항을 작성하고, 상세한 범위의 지정이 필요한 부분은 독립항의 뒤에 '~에 더하여' 등으로 서술하는 종속항을 작성하는 경우가 대부분이다.
청구항을 되도록 신중히 작성해야 하는 이유는 특허법이 가진 '구성요소 완비의 법칙' 때문이다. 특허권 침해가 성립되려면 해당 특허의 구성요소를 하나도 빠짐없이 포함하고 있어야 한다는 것인데, '길이 100cm 이하의 파란 우산'으로 특허 등록이 되었다면 길이가 101cm인 파란 우산이나 길이가 50cm인 검은 우산을 만드는 사업체에 대해서는 권리를 주장할 수 없는 것이다.
때문에 청구항을 작성할 때에는 단어 하나, 토씨 하나에 주의해야 한다. '카본 프레임이 내장된 접이식 텐트'를 특허 등록한다면, 타 사업체들은 티타늄 프레임이 내장된 접이식 텐트를 만들거나, 카본 프레임이 외부에 드러나는 접이식 텐트를 만드는 식으로 특허를 우회할 것이다.
그러나 '지지대를 포함하는 변형이 가능한 텐트'로 등록을 한다면, 위의 텐트들도 청구범위에 포함되어 특허권자에게 로열티를 지불해야 한다. 물론 모호하고 광범위한 표현을 사용하면 할수록 등록 거절될 확률이 높아지는 점을 감안해야 하지만, 그럼에도 재질이나 형태같이 우회하기 쉬운 요소를 청구항에 포함하는 것은 피하는 것이 좋다.
·변리 자문, 사업을 위해서는 선택이 아니라 필수
단순히 특허를 보유하거나 출원부터 등록까지의 과정을 밟는 것에 의의를 둔다면 상기의 내용을 참고해 직접 출원하는 것도 좋은 경험이 될 수 있다. 그러나 해당 특허를 사업에 활용할 의향이 있다면, 출원부터 등록까지의 모든 과정을 관련 분야에 경험이 많은 변리사와 함께하는 것이 권장된다. 청구항의 단어 하나로 경쟁사에게 우회할 여지를 주는 것은 물론이고, 무효소송이나 침해소송 같은 공격에 모처럼 등록한 특허가 무용지물이 되어버릴 수 있기 때문이다.
관련 분야에 경험이 많은 변리사는 발명의 선행기술, 유사한 특허들 중 등록이 된 것과 거절된 것에 대해 이미 지식이 풍부하거나 그렇지 않더라도 정보를 얻을 수 있는 방법을 알고 있다. 그리고 그런 지식과 정보가 많을수록 선행기술과 유사하게 여겨지지 않는 선에서 최대한 넓은 범위로 청구항을 작성하는 데 유리한 법이다.
거기에 더해 변리사는 거절이유통지서를 보고 의견서와 보정서를 어떻게 작성해야 하는지에 대한 경험이 풍부하다. 상술했듯이 실체심사에서 약 90%의 특허가 바로 등록되지 못하고 최소한 한 번의 등록 거절 통보를 받는데, 거절이유통지서의 사유에는 이 발명이 등록될 수 없는 발명인지, 그렇지 않다면 어느 청구항의 범위를 어떻게 좁혀야 등록이 가능한지에 대한 내용이 함축되어 있다. 이러한 이유들로 인해 변리사와 함께 등록하는 특허는 반복되는 등록 거절로 인한 스트레스나 시간이 지체되는 것을 막아주는 것은 물론 등록 과정에서 최대한 넓은 청구범위를 확보할 수 있다.
그러나 변리사의 높은 자문 비용이 부담된다면 무료 변리 지원을 찾아보는 것도 방법이다. 학생, 기초생활수급자, 장애인, 중소기업 등에게 1년에 1건 무보수로 변리를 지원해주는 대한변리사회(https://www.kpaa.or.kr/), 소기업이나 취약계층, 병역이행중인 용사나 공익근무요원 등에게 명세서 등 서류 작성을 지원해주는 공익 변리사 특허 상담센터(https://www.pcc.or.kr/pcc)나 예비창업자가 창의적인 아이디어를 구체화, 사업화에 연결할 수 있도록 지원해주는 IP 디딤돌 프로젝트(1661-1900) 혹은 다양한 곳에서 주최,주관하는 발명품 경진대회 등에서 입상해 주최측의 변리 지원을 받는 등 다양한 무료 변리 지원 시스템이 존재한다.
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